La semana anterior hablábamos con un señor auditor internacional de certificación sobre el cumplimiento legal en las empresas en materia de Propiedad Intelectual y preparando la próxima charla sobre Propiedad Intelectual con BASC, revisábamos varios ejemplos, como el que encontramos en las áreas de recursos humanos, que muchas veces se realizan pruebas proyectivas utilizando herramientas sin la autorización de su autor y que en muchas ocasiones también reciben réditos económicos por su empleo, o aquellos funcionarios que incorporan en sus paginas web los logos de sus asociados de negocios como son los clientes, muchas veces siendo marcas registradas y sin su autorización, y así hay múltiples ejemplos que en el día a día se pueden presentar en nuestras organizaciones, que en muchas ocasiones no son ni siquiera contextualizadas, ni identificados los eventos donde se pudieran materializar estos riesgos, establecer su nivel, al igual que determinar las vulnerabilidades, y mucho menos su respectiva evaluación que nos pudiese indicar la forma en que podamos tratarlo, exponiéndonos a sanciones reputacionales, administrativas, penales, civiles y pecuniarias.
En sentido amplio, la PI hace referencia a las creaciones del intelecto. Dichas creaciones han sido reconocidas por la legislación como activos que pueden pertenecer a su creador, siempre que se cumplan las condiciones previstas a tal efecto. Los países han acordado en líneas generales dichas condiciones en los tratados internacionales, si bien existen diferencias en la forma de interpretar y de hacer valer estos derechos.
Al hablar de creaciones del intelecto, nos referimos a ideas novedosas de productos, nuevas formas de hacer las cosas, diseños atractivos, signos comerciales distintivos y creaciones como música, canciones, pinturas y esculturas. Por naturaleza, las creaciones del intelecto son intangibles, pues no podemos tocar, sostener ni ver la idea, aunque sí podemos tocar, sostener o percibir su expresión. La intangibilidad de esos activos supone una ventaja y un inconveniente singulares. Dado que las ideas son intangibles, resulta difícil impedir que otros se apropien de ellas y las reproduzcan; por otra parte, muchas personas pueden utilizarlas simultáneamente sin agotarlas ni mermar su calidad.
Piense en el caso de una canción: puede resultarnos difícil evitar que un tercero plagie una canción que hayamos compuesto, pero, al mismo tiempo, un gran número de personas pueden disfrutarla. Las legislaciones de PI confieren tangibilidad a las ideas innovadoras y a los productos creativos al permitir a sus creadores ser propietarios de estos si se cumplen determinados criterios jurídicos. Cuando una idea llega al punto en el que se espera que constituya la base de un producto o de un servicio con potencial comercial, conviene considerar a la mayor brevedad el modo en que la PI podría facilitarle su recorrido hacia el mercado. A continuación, se describen brevemente las herramientas de PI de mayor interés.
PATENTES
Una patente es un derecho exclusivo que una autoridad estatal concede con respecto a una invención que sea nueva, que entrañe una actividad inventiva y que sea susceptible de una aplicación industrial. Otorga a su titular el derecho de excluir o de impedir que terceras partes fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto o un proceso basado en la invención patentada.
Una patente es concedida por una oficina nacional de patentes o por una oficina regional de patentes que represente a un grupo de países. Es válida durante un período limitado de tiempo, que suele ser de un máximo de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, siempre que el propietario abone puntualmente las tasas previstas para mantenerla en vigor.
Constituye un derecho territorial limitado a las fronteras territoriales del país o la región correspondiente. A cambio de la concesión de un derecho de patente, los solicitantes deben proporcionar por escrito una descripción detallada, precisa y completa de su invención.
Los documentos de patentes (solicitudes de patente y/o patentes concedidas) son publicados por las oficinas de patentes de todo el mundo y constituyen la principal fuente de información sobre patentes. Por ello, las colecciones públicas de patentes y las bases de datos comerciales de patentes constituyen una fuente esencial y generalmente única de información técnica, pues muchas invenciones conexas no se publican en la literatura científica.
SECRETOS COMERCIALES
Un secreto comercial es toda información valiosa para la empresa desde el punto de vista comercial, por lo que decide mantenerla en secreto. En términos generales, puede considerarse un secreto comercial cualquier información, desde los conocimientos especializados y las listas de clientes hasta la información financiera y las estrategias de marketing, etcétera. Los secretos comerciales suelen describirse como un iceberg en el que las patentes representan la punta visible.
La empresa emergente puede poseer un gran acopio de información confidencial, de la cual una parte es potencialmente patentable, si bien toda ella, de mantenerse en secreto, puede ser susceptible de constituir un secreto comercial y protegerse como tal. Una empresa emergente puede decidir, por motivos estratégicos, mantener su información patentable en secreto puesto que, para solicitar una patente, se le exigirá hacer pública dicha información. La información que sea divulgada en el marco de una solicitud de patente o de otro tipo dejará de considerarse un secreto comercial.
DERECHOS DE AUTOR
La normativa de derecho de autor proporciona protección jurídica a los autores, compositores, programadores informáticos, diseñadores de sitios web y otros creadores por sus creaciones literarias, artísticas, dramáticas o de otra índole, a las que por lo general se denominan “obras”. Dicha normativa protege una gran variedad de obras originales, como los libros, las revistas, los periódicos, la música, las pinturas, las fotografías, las esculturas, las obras arquitectónicas, las películas, los programas informáticos, los videojuegos y las bases de datos originales. Sin embargo, la gran diferencia radica en que protege únicamente la expresión de una idea; dejando a la idea o el concepto subyacentes desprovistos de protección.
Así pues, si una idea se expresa de forma diferente, es poco probable que infrinja el derecho de autor. La normativa de derecho de autor otorga al autor o creador de una obra una serie de derechos exclusivos sobre la misma durante un período de tiempo previsto en las legislaciones nacionales.
En la mayoría de los países, el derecho de autor perdura a lo largo de la vida del autor más 50 años tras la muerte del mismo; si bien, en algunos países, entre ellos, los Estados Unidos de América y los países europeos, su duración es mayor. Estos derechos permiten que el autor controle el uso económico de su obra de diversas maneras y sea remunerado por su trabajo. La normativa de derecho de autor también prevé “derechos morales” que protegen, entre otras cosas, la reputación y la integridad del autor. Por lo general, un autor no puede ceder estos derechos.
MARCAS
Puede utilizarse como marca cualquier signo que permita diferenciar productos o servicios (por ejemplo, palabras, nombres, letras, números, dibujos, fotografías, formas, colores, etiquetas o cualquier combinación de estos). En la mayoría de los países, también pueden constituir una marca los eslóganes, los lemas publicitarios y los títulos. La protección jurídica de una marca se obtiene mediante su registro y, en algunos países, mediante su uso.
El primer paso para obtener un registro de marca es presentar el formulario de solicitud correspondiente en la oficina nacional o regional de marcas, que examina las solicitudes conforme a la legislación local vigente y concede o deniega el registro de marca. Si bien la duración de la protección puede variar, en muchos países las marcas registradas están protegidas durante 10 años. El registro puede renovarse indefinidamente (generalmente por períodos consecutivos de 10 años) siempre que se abonen las tasas de renovación en las fechas previstas, antes del vencimiento del mismo.
DISEÑOS INDUSTRIALES
El término “diseño industrial” hace referencia a los aspectos ornamentales o estéticos de un producto. Es posible proteger como diseño industrial un producto que cumpla una serie de condiciones, si bien dicha protección no abarca los aspectos técnicos o funcionales del producto. Para registrar un diseño industrial, el solicitante debe presentar una solicitud nacional o regional en la oficina nacional o regional de PI en cuestión. La protección de un diseño industrial varía de un país a otro, pero dura un mínimo de 10 años.5
OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
- Los modelos de utilidad también se conocen como “patentes a corto plazo”, “pequeñas patentes” o “patentes de innovación”. En muchos países, algunos tipos de invención, incluidas las pequeñas adaptaciones de productos existentes, pueden protegerse como modelos de utilidad.
- Las obtenciones vegetales: En muchos países, los obtentores de variedades vegetales pueden recibir protección mediante los “derechos de obtentor”.
- Los esquemas de trazado (o las topografías) de circuitos integrados: Los esquemas de trazado originales de circuitos integrados pueden protegerse contra la copia.
Aunque en esta guía se presentan los derechos de PI como derechos independientes, en la práctica se utilizan colectivamente para proteger y comercializar un producto en su totalidad.
Pongamos como ejemplo el caso de un teléfono inteligente: las patentes protegen sus funcionalidades, desde la tecnología de procesamiento hasta la de la cámara; las marcas comerciales protegen su logotipo y su identidad; los diseños industriales protegen su forma y su apariencia general; los derechos de autor protegen el código fuente del software con el que funciona; y los secretos comerciales protegen las estrategias de marketing empleadas para comercializar el dispositivo internacionalmente.
Auditorías de propiedad intelectual
Una auditoría de propiedad intelectual (PI) es una herramienta para identificar sus posibles activos de PI. Preferiblemente, la auditoría debe ser realizada por auditores profesionales de PI, pero, por lo general, una auditoría preliminar puede llevarse a cabo en el ámbito interno, dentro de su empresa. Al llevar a cabo una auditoría de PI, puede hacer un inventario de sus posibles activos, lo que le ayudará a:
- Descubrir activos no utilizados o infrautilizados.
- Determinar la titularidad de esos activos.
- Determinar toda amenaza relacionada con la PI (a saber, la infracción de derechos de PI por su parte o por parte de terceros).
TIPOS DE AUDITORÍAS DE PI
Existen tres principales tipos de auditorías de PI:
1. Auditoría de carácter general:
Es el tipo de auditoría de PI más extendido. Recurren a él empresas de nueva creación o las que están estudiando la posibilidad de aplicar nuevas políticas, normas o procedimientos de PI. Resulta también idóneo para empresas que están poniendo en marcha una nueva estrategia de comercialización, una nueva dirección o una importante reorganización.
2. Auditoría motivada por acontecimientos concretos
Este tipo de auditoría de PI, también conocida como “auditoría sobre la debida diligencia en relación con los activos de PI”, se lleva a cabo para analizar el valor y el riesgo de los activos de PI de una empresa. Suele recurrirse a la auditoría motivada por acontecimientos concretos:
- En el contexto de fusiones o adquisiciones y de empresas conjuntas;
- Antes de realizar una transacción financiera relativa a cuestiones de PI, como una oferta pública inicial;
- Cuando se lanza un nuevo producto o servicio;
- Al examinar la concesión de licencias de PI; y
- En casos de quiebra y despidos.
3. Auditoría de carácter limitado
Se trata de la auditoría de PI con el alcance más reducido. Es de naturaleza situacional y suele recurrirse a ella para justificar una posición jurídica o la valoración de un activo de PI concreto. También puede llevarse a cabo en el contexto de:
- Rotación de personal;
- Presentación de solicitudes de PI en el extranjero;
- Antes de dar el salto al comercio electrónico;
- Cambios en la legislación y en la práctica de PI;
- Procedimientos de “habitación limpia” (mediante los que se procura evitar la infracción de material protegido por derecho de autor de un tercero); y
- Preparación de un litigio.
PREPARAR UNA AUDITORÍA DE PI
Antes de iniciar el proceso de auditoría, es importante tener claro tanto el objetivo de esta, como los recursos disponibles y el plan a seguir.
Objetivo
El primer paso al preparar una auditoría de PI es asegurarse de tener claro su objetivo. Es decir, determinar el tipo y el alcance de la auditoría, así como el tiempo y el dinero de que se dispone para ella. Estas decisiones iniciales tendrán un efecto notable en el desarrollo de la auditoría y en su resultado.
Investigación
El objetivo en esta etapa es recopilar toda la información pertinente posible sobre la forma en que sus activos de PI se encuentran vinculados a las relaciones internas y externas, su estrategia empresarial, otros activos empresariales, su situación actual con respecto a la gestión de la PI, cualquier controversia existente en materia de PI, y la financiación de su empresa.
Plan
En un plan de auditoría se especifican las áreas de negocio abarcadas (p. ej.: divisiones, líneas de negocio, operaciones de organismos afiliados o no afiliados), el alcance de la auditoría (de los activos registrados o más amplia), el marco temporal, el presupuesto, las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo y la forma del informe final.
Listas de verificación
Una lista de verificación detallada reduce al mínimo la probabilidad de que se omitan uno o más pasos relevantes en el proceso de auditoría. Cada lista de verificación es diseñada específicamente en función del tipo, el tamaño y la ubicación de la empresa y el alcance de la auditoría. Será utilizada por cada uno de los miembros del equipo de auditoría.
Contratos
Resulta fundamental determinar y evaluar la idoneidad de las disposiciones pertinentes de cualquier acuerdo que pueda tener una repercusión significativa en la PI. Entre ellos cabe citar los acuerdos sobre: concesión de licencias, cesión, empleo y contratistas independientes, empresas conjuntas y colaboraciones, y subvenciones para I+D.
REALIZAR UNA AUDITORÍA DE PI
Tras haber completado las medidas preparatorias necesarias, se lleva a cabo la auditoría de activos de PI, que consta de cuatro etapas principales:
Inventario
La primera etapa es un ejercicio básico de inventario en el que se catalogan todos sus activos intangibles junto con una descripción de cada uno de ellos. De este modo, se aclara cómo se están utilizando dichos activos y se detecta cualquier diferencia en su uso.
Titularidad
En esta etapa se determina si todos los activos incluidos en el inventario son realmente propiedad de su empresa y, en caso contrario, a quién pertenecen. Si usted es el propietario de los activos, se determina la naturaleza de esa propiedad (única, conjunta, con licencia, etcétera).
Comprobación de posibles infracciones
En esta etapa se recopila información acerca de la eventual infracción por terceros de los activos que son propiedad de su empresa, así como información sobre los activos que no son propiedad de su empresa y que podrían estar infringiendo derechos de terceros.
Plan de protección
En esta etapa quedan al descubierto las deficiencias de los procedimientos jurídicos, reglamentarios y administrativos relacionados con la gestión de activos de PI y se definen las posibles mejoras en las políticas, los procedimientos y las prácticas de gestión de la PI.
DESPUÉS DE UNA AUDITORÍA DE PI
El conocimiento, por medio de una auditoría de PI, que puede haber en su empresa constituye una primera medida importante para la gestión de su PI. La siguiente medida consistirá en evaluar los costos y los beneficios de la protección de esos activos.
Fuente: CARLOS ALFONSO BOSHELL NORMAN
